本文从案件代理实务角度阐述涉功能性技术特征的专利撰写和专利诉讼案件，以给专利从业者以一定的启示。

作者

王延军浙江双实律师事务所

编辑

玄袂

摘要：所属技术领域技术人员对于用功能或效果来表述的技术特征，结合说明书及附图均无法获知采用的技术手段，这样的技术特征应当认定为功能性技术特征。专利授权确权和专利侵权诉讼中，所属技术领域技术人员和技术等同的引入，让专利制度中看似相互独立的两种法律程序之间有了交集，程序之间的碰撞产生了火花，成为近些年来专利界讨论的热门话题。本文从功能性技术特征的法律规制，功能性技术特征与专利审查、等同原则之间的关系，结合笔者代理的专利诉讼案例阐述功能性技术特征的解释规则，从案件代理实务角度阐述涉功能性技术特征的专利撰写和专利诉讼案件以给专利从业者以一定的启示。

关键词：功能性技术特征权利要求专利审查等同原则

所属技术领域技术人员对于用功能或效果来表述的技术特征，结合说明书及附图均无法获知采用的技术手段，这样的技术特征应当认定为功能性技术特征。专利授权确权和专利侵权诉讼中，所属技术领域技术人员和技术等同的引入，让专利制度中看似相互独立的两种法律程序之间有了交集，也显现出基于不同立法目的的两种法律程序之间存在的固有差异，法院与国家知识产权局联合审理专利案件，让社会公众对两种专利法律程序异同有充分的认识，整体认识和把握专利技术特征的撰写和判断。

1、功能性技术特征的法理基础

随着科技水平的提升，为解决同一技术问题采用的技术手段越来越多，权利人亦不可能穷尽列举实现该功能的一切实施方式，为避免仅写入部分实施方式而致保护范围缩小，用功能或效果描述技术特征的专利权利要求撰写方式逐渐显现出来，以换取更大的专利保护范围。

由于科技发展水平的原因，“功能性特征”的概念起源于美国，当然对“功能性特征”的认识和理解在美国也经历了漫长的过程，现在美国的法院与美国专利商标局的认识和理解已经趋于统一，目的也是为了平衡专利权人一定时期内以公开换取保护的合法垄断权益与公众利益。

现行《美国专利法》第条（f）款“6、一项组合权利要求的要素可以被描述为一个能够发挥特定功能的装置或者步骤，而并不需要记载其结构、材料或者动作来支持对要素的描述，这种权利要求的范围应当被解释为覆盖说明书中所记载的相应结构、材料或者动作及其等同内容。”该法条对某种功能性权利要求做了规定，允许“一项组合权利要求当中的要素”，可以是手段加功能的方式来撰写，同时明确了将纯功能性的技术特征作为唯一手段的权利要求撰写方式不能被允许的，同时强制要求在解释权利要求中手段加功能要素的时候，必须参考书面描述的内容，专利中的书面描述部分必须公开与权利要求中记载的手段“相应的结构”（或者相应的材料或者动作），不能满足这个要求的专利权利要求就无法满足第条（b）款关于清楚的要求。相应的在《美国专利审查程序手册》规定了：权利要求中采用功能性机构或步骤来限定技术特征是允许的，审查员应当结合说明书及附图限定的功能性描述解释功能性机构或者步骤的具体含义。如果说明书以及附图中没有限定，则应当判断功能性机构或步骤的范围。

相较于现行的《美国专利法》，我国的《专利法》对于功能性技术特征具体如何审查认定没有详细规定，总体原则是不排斥，也不鼓励功能性限定撰写技术特征，侵权案件中限制功能性技术特征扩大范围解释。

2、明确功能性技术特征的保护范围

（一）功能性技术特征的解释原则

以实现相对独立技术功能为标准划分技术特征，功能性技术特征本质上还是技术特征，亦要遵从此标准，但是理论上功能性技术特征涵盖了所有具备该功能的技术方案，这导致了公众对于此类权利要求的范围或边界很难厘清，司法实践确立了功能性技术特征解释规则为实施例加等同物，同时又规定了功能性技术特征解释的例外情形，以避免规则滥用，年最高人民法院知识产权庭敲响的"第一槌""刮水器连接器"发明专利侵权纠纷案就是一起典型的功能性技术特征解释的例外。

年3月笔者代理的胡发哲诉宁波市江北帅霸晾衣机经营部侵害一种晾衣架的晾衣杆固定结构实用新型专利权（专利号：.9）纠纷案，说明书附图如下：

从一审判决书和二审判决书的内容来看，显然就“加强固定作用的卡部”、“加强定位条槽”是否应认定为功能性技术特征上出现了分歧。二审法院认为，引入本领域技术人员确定了卡部、卡槽和卡缝之间的配合关系是,插接片末端设置的起加强固定作用的卡部套入插缝底部设置的卡槽,通过卡部、卡槽套入的方式实现固定件和晾衣杆的限位固定。权利要求及说明书未对"卡槽"具体结构作限定,不能依据附图示例来限定"卡槽";从说明书及附图可知卡部的设置位置、卡部套入插缝的装配方式、卡部与卡槽之间的对接关系,"起加强固定作用的卡部"为功能性技术特征不成立……。

通过上述案例可知,功能性技术特征虽有认定标准，但在涉及到具体的技术方案时对功能性技术特征的认定还是存在很大分歧,原因在于功能性技术特征的认定需要区分技术领域、现有技术状况、专利发明创造与现有技术之间的区别,特别是所属技术领域技术人员依法作出的认识和判断,具有很强的主观性,对功能性技术特征的认定影响最大。

（二）所属技术领域技术人员对功能性技术特征认定产生的影响

如果将功能性技术特征作为区别于现有技术的区别技术特征，将涵盖所有能实现该功能或效果技术描述的技术方案，表面上看专利权人似乎占尽了最大便宜，获得了权利要求最大的保护范围，给其发明创造的改进预留了无尽的想象空间，实际上可能造成所属技术领域的技术人员无法确定权利要求的保护范围或边界，如果说明书又公开不充分甚至可能造成权利要求保护的技术方案无法实现。

如果将上述专利权人胡发哲专利的插接部、插缝、加强定位头和卡槽的位置关系和连接关系不加以明确，现有技术仅公开了插接部、插缝、卡部通过插缝套入卡槽、螺丝穿透插缝压紧晾衣杆，本领域技术人员根据现有技术中的卡部通过插缝套入卡槽，螺丝穿透插缝压紧晾衣杆，结合知晓的晾衣架领域通常的具体构造和安装知识，仅阅读包括“加强定位头”、“加强固定作用的卡部”、“加强定位条槽”等部件在内的权利要求，无法准确界定专利发明创造所要解决的如何更好地固定晾衣杆并防止衣物、被子划破的技术问题。这样的专利权利要求就为后续请求人提起专利无效宣告，专利侵权诉讼中以功能性技术特征判断标准确定专利保护范围认定侵权与否埋下隐患。

专利授权确权审查和专利侵权诉讼中，专利审查员、法院法官、当事人等现实中的人，以所属技术领域技术人员角度去判断和认定涉案专利的功能性技术特征时，囿于专利检索范围、检索手段或方法、个人检索能力等诸多因素的影响，往往对专利技术方案理解和专利技术特征划分上会出现偏差，进而影响功能性技术特征的认定。

《LEAHY-SMITH美国发明法案》第条（a)款规定中的“PersonHavingOrdinarySkillInTheArt”(PHOSTA)，即本领域普通技术人员，与我国规定相似，但是美国的法官或陪审团在对本领域普通技术人员的水平进行调查时会考虑下面几类证据中的部分或全部：1、发明人的受教育程度；2、本领域内典型技术人员的受教育程度（例如PHOSITA是否具有高中水平、大学本科学位，或者例如硕士或博士学位）；3、该项技术中遇到的问题的类型以及以前解决这些问题的方案；4、该项技术中心新的创新出现得有多快；5、该项技术的复杂程度（一项发明创造是一种鱼饵还是一种克隆基因的方法）。相反，我国专利法上引入本领域技术人员判断时，要求尽可能不用学历、文化程度、职称等来对本领域技术人员加持光环，但亦允许有限的举证证明本领域技术人员定义项下的有关内容，力求在认定现有技术界定、技术特征划分、功能性技术特征等方面客观公正，减少主观因素影响。

我国现行法律框架下的功能性技术特征定义和认定适用于所有可申请专利的技术领域，各技术领域都有其自身的特殊性，不同技术领域的现有技术和所属技术领域普通技术知识在认定某技术特征是否属于功能性技术特征方面还是具有很重要的参考价值的，因此，笔者认为，当事人在功能性技术特征认定的举证上不妨可以参考美国专利法上的一些做法，尽可能举证证明现有技术的状况，特别是具有高学历或某领域专家发明创造的现有技术，说明涉案专利与诸多现有技术解决技术问题手段上存在的差别，以使审查员、法官和相关人员从所属技术领域技术人员角度更加客观的认定是否属于功能性技术特征，减少主观因素影响。

3、功能性技术特征在专利审查与专利侵权诉讼中的立法规制

（一）专利授权确权过程中对功能性技术特征的审查

专利授权确权繁杂，大致分为国家知识产权局专利授权审查程序和受案法院专利行政确权程序。如何审查功能性技术特征作为必要技术特征写入独立权利要求，最高人民法院审理的专利号为.0发明专利无效宣告案的()行提字第11-14号案件给出了明确答案，就是以《专利法》第26条第4款为审查依据，最高人民法院的专利授权确权司法解释（一）就功能性技术特征概括是否合理，相对应的说明书公开是否充分的法律适用问题作了规定，至此涉功能性技术特征在专利授权确权程序中的法律适用与《专利审查指南》得以很好地衔接，亦与之前已经颁布的专利侵权应用两个司法解释的表述保持一致。

笔者代理的第号无效宣告决定案件，请求人认为本专利权利要求1中记载的“旋转刀架”属功能性限定，说明书中没有对其“旋转”功能进行说明和披露，没有公开旋转刀架的具体结构、形状和实施方式，得不到说明书支持。合议组认为，本领域技术人员根据说明记载，结合其掌握的普通技术知识很容易想到在本专利说明书中记载的旋转刀架之外的现有技术中实现旋转刀架功能的其他具体结构，例如可以采用液压驱动方式或者气动方式实现刀架的旋转，因此权利要求1中对于旋转刀架的概括是适当的，能够等到说明书支持。

就第号无效宣告决定案件,笔者还需要指出的是该案中专利只给出了一个实施例,用伺服电机驱动刀架旋转,但是所属技术领域技术人员根据其了解的机械领域用油缸或者气缸亦可驱动刀架旋转,结合专利说明书及附图,完全能明了刀架旋转功能还可以通过其他替代方式完成,则所述功能性特征的使用可以使权利要求得到说明支持,并且该案中的专利对旋转刀架以刀架运动方式部分限定了刀架的部分结构和位置，结合目前的司法实践亦不属于功能性技术特征。当然如果请求人认为，专利中的旋转刀架的部分结构和位置限定包含了一种或多种不能解决专利权人宣称所要解决技术问题的技术方案，专利权人未能举证或作出说明推翻合理怀疑的,则采用所述功能性特征的权利要求得不到说明支持。

（二）专利侵权诉讼中，要注意涉功能性技术特征的等同方式与专利侵权判断的结构特征等同原则相区分

根据最高人民法院两个专利侵权应用司法解释的规定，一旦被认定为功能性技术特征，权利要求的保护范围就限定为实施例加等同方式，将实施例中体现功能或效果不可缺少的结构、步骤看作一个整体，至于如何去判断和概括不可缺少的结构、步骤，笔者认为可以套用《专利审查指南》的规定，将该功能性技术特征实现的功能、效果作为所要解决的技术问题去考虑，分析解决该技术问题必须要具备的结构、步骤等特征，与独立权利要求应当记载必要技术特征判断相类似。

最高人民法院专利案件三个司法解释分别规定了等同特征的定义，功能性技术特征的保护范围，等同原则在专利侵权判断中的具体应用，功能性技术特征的概念和功能性技术特征认定等同侵权判断方式，特别是等同特征的概念法律条文与功能性技术特征认定等同侵权的内容极其相似，如何理解功能性技术特征等同方式与结构特征等同原则的关系，在具体的专利侵权诉讼案件中准确适用“等同”判断专利侵权显得尤为重要。

专利侵权诉讼案件中，以侵权行为发生时为时间节点比对被控侵权技术方案，与专利审查中以申请日提出专利申请的发明创造为比对对象不同，由于比对时间节点的不同，所属技术领域技术人员的技术水平均与专利审查有所不同，如果以专利申请日后的技术进步而进行简单替换而规避侵权，对专利人极不公平，也必将挫伤发明人研发积极性，用结构特征等同原则认定侵权，以利于专利权人的付出与社会公众技术应用专利技术或再技术创新的利益平衡，而功能性技术特征通过功能、效果来构建技术方案，相较于结构特征构建的技术方案，功能性技术特征的专利权人的付出相对较少，专利权人通过功能、效果界定保护范围，很容将专利保护范围扩大解释而涵盖至申请日后他人的技术再创新，为避免专利保护范围扩大解释和界定功能性技术特征滥用，在涉功能性技术特征的专利审查授权确权和专利侵权认定上都作了严格的立法规制，要求被控侵权技术方案中相对应的技术特征与通过阅读说明书及附图筛选概括出的不可缺少的技术特征相比较，技术手段可以基本相同，但是功能和效果上要求必须完全相同，与结构特征中的功能基本相同、效果基本相同相比较，功能性技术特征等同方式的适用条件上更加严格。

4、涉功能性技术特征的专利案件代理实务

（一）从专利申请源头上尽量避免功能性技术特征

根据《专利审查指南》和现有的专利审查制度背景下，笔者认为，在专利申请案件代理中，专利律师或者专利代理师要注意的是：首先，思考发明人对所要解决技术问题的发明构思和技术交底材料内容，是否有写成功能性技术特征的必要，如果在专利申请文件撰写时经常习惯性的用功能性描述用语撰写技术特征的，要改变撰写习惯，以免无意识的将某一技术特征撰写为功能性技术特征；其次，还是要按照《专利审查指南》的规定对展开现有技术检索，在专利申请文件撰写过程中可以具体适用，如无法用上位概念概括或者必须要用功能性技术用语才能描述清楚某一技术特征的，要注意说明书中是否有足够多的实施例支持，以利于确定专利保护范围；最后，根据现行法律对功能性技术特征的判定方式，在对某一或者某些技术特征用功能性技术用语描述的时候，还要将该技术特征的连接关系、位置关系或者运动关系等不仅要在说明书中予以阐释清楚，必要的时候还要在权利要求中有所体现，避免出现因缺必特、不支持等原因被宣告专利无效或者因捐献原则规避侵权。

（二）涉功能性技术特征专利案件侵权代理律师实务

就律师如何代理专利侵权案件，笔者根据自身代理专利案件的经验，总结了涉功能性技术特征专利案件侵权代理的具体操作规程，具体操作规程如下：

1、围绕涉案专利所要解决的技术问题对专利技术方案进行分析研究以确定保护范围。

2、划分权利要求的技术特征，同时注意有功能或效果描述的技术特征。

3、结合说明书及附图理解划分的各技术特征在整个技术方案中起到的功能和作用，该步骤也是在验证步骤2的技术特征划分准确与否，有无必要修正已划分的技术特征。

4、对于经过步骤3验证后划分的技术特征，是否能得到说明书支持，说明书对某一或者某些技术特征有无作特别说明，同时思考是否存在引入“说明书实施例+等同物”的功能性技术特征认定的情形。

5、如果在步骤4中发现说明书存在一些缺陷，比如权利要求用功能性描述某一技术特征，说明书的实施例只有一个，如果用说明书的内容解释比较牵强，就要充分借助“所属技术领域技术人员”这一角色，检索现有技术文献解释某一或者某些特征是否属于功能性技术特征，为在专利侵权案件审理过程中，被控侵权人请求专利无效宣告作事先准备。

6、思考属于发明点的技术特征之间是否存在关联，以再次验证经步骤3的技术特征划分是否存在问题，有无必要修正。

7、确定被控侵权技术方案后，作为案件代理人要以本领域技术人员角度根据涉案专利说明书及附图确定各技术特征在技术方案中所起的作用，切忌先入为主将其直接与涉案专利权利要求进行比对得出侵权结论。

5、结尾

功能性技术特征在不同技术领域、不同专利技术方案中会有仁者见仁智者见智的理解，在专利审查和专利侵权诉讼中，对功能性技术特征认定又凸显出差异，现行法律法规虽已作出原则性规定，但由于专利案件专业性强，不能苛求专利案件审查、审判人员都能准确认定和排除功能性技术特征。通过实际代理的专利案例分析，引导专利从业者如何认识和把握功能性技术特征认定在不同法律程序中的差异，做好专利案件中功能性技术特征审查、认定的举证质证，以规范和完善专利制度中的功能性技术特征认定。

参考文献：

1、《最高人民法院司法观点集成第三版（知识产权卷）》人民法院出版社年6月版

2、《专利审查指南》（版）中国国家知识产权局编知识产权出版社年1月版

3、北京市高级人民法院《专利侵权判定指南（）理解与适用》北京市高级人民法院知识产权审判庭编主编吉罗洪副主编杨柏勇、焦彦知识产权出版社年6月版

4、《最高人民法院知识产权审判案例指导（第十一辑）》最高人民法院知识产权审判庭编主编陶凯元年9月版

5、《专利法原理与案例（第二版）》崔国斌著北京大学出版社年2月第2版

6、《以案说法—专利复审、无效典型案例指引》国家知识产权局专利复审委员会编知识产权出版社年9月版

7、《专利行政诉讼案件法律重述与评论》任晓兰著知识产权出版社年7月版

8、《专利法（第3版）》[美]J.M.穆勒著沈超李华吴晓辉齐杨路勇译知识产权出版社年8月第1版年1月第2次印刷

9、胡发哲诉宁波市江北帅霸晾衣机经营部案（）浙02知民初28号一审判决书、（）最高法知民终号二审判决书

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